在此,笔者同意复审委的观点,至于卤化银制成“感光胶片”、黄色纸张制成“练习本”的创造性在所不论。
五、带有“用途”限定的产品权利要求的保护范围的确定
然而,从无效宣告决定第6487号决定的理由“附件2没有给出其采用黄色纸张的目的和作用,附件9的黄页是为了与其他部分区分,两者均没有给出黄色纸张可用于防止近视的技术启示。而根据本专利的说明书,权利要求1所限定的黄色纸张练习本所解决的技术问题是预防近视,因此,请求人以附件2、9否定本专利的新颖性和创造性的理由不充分。” 以及无效宣告决定第9918理由“附件16并未给出其采用黄色纸张的目的和作用,即附件16采用黄色纸张印刷并不是为了解决防治近视的技术问题,本领域普通技术人员并不能以此想到利用其黄色纸张制成练习本来达到防治近视的目的,并且其未给出任何黄色纸张可用于防治近视的技术启示。因此本专利权利要求1相对于附件16具有新颖性和创造性。”可以看出,复审委合议组均将“防近视”的特征擅自加入到权利要求中作为限定该所述专利保护范围的特征。
退一步讲,按照复审委合议组的意见继续往深层次思考,如果该专利权利要求中包含“防近视”的特征,那么需要重新考虑如下:
“一种防近视的练习本”的权利要求仍应当归入产品权利要求,并且属于包含“用途特征的产品权利要求”,按照《审查指南》第二部分第二章3.1的规定,对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求,其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑,但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。例如,主题名称为“用于钢水浇铸的模具”的权利要求,其中“用于钢水浇铸”的用途对主题“模具”具有限定作用;对于“一种用于冰块成型的塑料模盒”,因其熔点远低于“用于钢水浇铸的模具”的熔点,不可能用于钢水浇铸,故不在上述权利要求的保护范围内。然而,如果“用于……”的限定对所要求保护的产品或设备本身没有带来影响,只是对产品或设备的用途或使用方式的描述,则其对产品或设备例如是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。例如, “用于……的化合物X”,如果其中“用于……”对化合物X本身没有带来任何影响,则在判断该化合物X是否具有新颖性、创造性时,其中的用途限定不起作用。如果该用途由产品本身固有的特性决定,而且用途特征没有暗示产品在结构和/或组成上发生改变,则该用途不予考虑,如果该用途暗示了产品具有特定的结构和/或组成,即该用途表明产品结构和/或组成发生改变,则该用途作为产品的结构和或组成的限定特征必须予以考虑。